Tanınmış Markalarda Nispi Red Nedenleri

1. Giriş

Marka hukuku, ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan markalar üzerindeki hakları düzenleyen ve koruma altına alan özel bir hukuk dalıdır. Bu alanda tanınmış markalar, sıradan markalardan farklı olarak hem ulusal hem de uluslararası düzenlemeler çerçevesinde özel ve güçlendirilmiş bir korumadan yararlanmaktadır. Zira tanınmış bir markanın tescilsiz dahi olsa taklide konu olması, marka sahibinin yıllarca emek vererek oluşturduğu itibarı zedelemekte, tüketiciyi yanıltmakta ve piyasada haksız rekabete yol açmaktadır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK), tanınmış markalar bakımından nispi red nedenlerini düzenleyen özel hükümler içermektedir. Bu hükümler uyarınca, tanınmış bir markayla aynı veya benzer başvuru; farklı mal ve hizmet sınıflarında dahi olsa reddedilebilmekte, hükümsüz kılınabilmekte ya da kullanımı yasaklanabilmektedir. İşte bu noktada "tanınmış markada nispi red" kurumu devreye girmektedir.

Bu makalede tanınmış markaların hukuki tanımı, uluslararası ve ulusal düzenlemedeki yeri, TÜRKPATENT uygulamaları, tanınmışlık kriterleri ve Yargıtay içtihatları kapsamlı biçimde ele alınacaktır.

2. Özel Korunan Markalar ve Tanınmış Marka Kavramı

TÜRKPATENT uygulamasına göre özel korunan markalar üç ana başlık altında değerlendirilmektedir:

2.1. Tanınmış Markalar (Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Madde)

Tanınmış markalar; SMK m. 6/4 ve 6/5 kapsamında, Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi ile 556 sayılı KHK'nın 7/1(i) maddesi çerçevesinde korunan markalardır. Bu markalar, "bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım" olarak tanımlanabilmektedir (Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 2005/17066 E., 2008/16573 K.).

Tanınmış markalar; SMK m. 6/4 ve 6/5 kapsamında, Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi ile 556 sayılı KHK'nın 7/1(i) maddesi çerçevesinde korunan markalardır. Bu markalar; "bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım" olarak tanımlanabilmektedir (Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 2005/17066 E., 2008/16573 K.).

Tanınmışlık; her somut olayda farklılık gösteren, önceden belirlenmiş kriterlere tam olarak uymayan ve zamanla değişen dinamik birolgudur. Bu nedenle tanınmışlık, sabit bir statü değil; her davada münferiden ispat edilmesi gereken bir olgudur.

2.2. WIPO Koruması (Paris Sözleşmesi 2. Mükerrer 6. Madde)

WIPO aracılığıyla TÜRKPATENT'e iletilmiş olan, garanti ve kontrol işlevi gören işaretler veya resmi kurum ve organizasyonlara ait işaretler bu kapsamda koruma görmektedir. OECD, IMF, WTO gibi uluslararası kuruluşlara ait ibareler bu gruba örnek gösterilebilir. 556 sayılı KHK'nın 7/(g) maddesi bu korumayı düzenlemekteydi; SMK ile bu düzenleme devam ettirilmiştir.

2.3. Türk Koruması

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümranlığıyla ilgili işaretler, devlet tarafından resmi kontrol ve garanti işareti olarak kabul edilmiş işaret ve adlandırmalar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve kamu tüzel kişilerine ait işaret ve adlandırmalar bu kapsamda özel koruma altındadır. Siyasi parti amblemleri bu gruba örnek teşkil etmektedir.

3. Uluslararası Hukukta Tanınmış Marka Koruması

3.1. Paris Sözleşmesi Madde 6 Mükerrer 1

Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesi, tanınmış markaların korunmasına ilişkin uluslararası hukuktaki temel düzenlemedir. Bu madde uyarınca Birlik ülkeleri; yetkili makamca o ülkede tanınan bir kişiye ait ve aynı veya benzer mallar için kullanılan iyi bilinen (tanınmış) bir markanın herhangi bir karışıklığa yol açabilecek biçimde yeniden üretilmesini, taklit edilmesini veya aslına yakın biçimde değiştirilmesini içeren bir markanın tescilini reddetmeyi ya da iptal etmeyi taahhüt etmektedir.

Sözleşmenin bu hükmü gereğince, kötü niyetli tescil edilen veya kullanılan markalar için süre sınırlaması öngörülmemekte; diğer durumlarda ise iptal talebi için tescil tarihinden itibaren en az beş yıllık süre tanınmaktadır.

3.2. TRIPs Anlaşması Madde 16/2 ve 16/3

Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle Bağlantılı Yönleri Anlaşması'nın (TRIPs) 16/2. maddesi; bir markanın "ilgili sektörde bilinirlik" ölçütüyle tanınmış sayılabileceğini düzenlemektedir. 16/3. maddesi ise Paris Sözleşmesi'nin uygulama alanını genişleterek tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler yönünden de korunmasını sağlamaktadır. Bu düzenleme sayesinde tanınmış markaların sektör aşan koruması uluslararası hukukta da güvence altına alınmıştır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle Bağlantılı Yönleri Anlaşması'nın (TRIPs) 16/2. Maddesi, bir markanın "ilgili sektörde bilinirlik" ölçütüyle tanınmış sayılabileceğini düzenlemektedir. 16/3. Maddesi ise Paris Sözleşmesi'nin uygulama alanını genişleterek tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler yönünden de korunmasını sağlamaktadır. Bu düzenleme sayesinde tanınmış markaların sektör aşan koruması uluslararası hukukta da güvence altına alınmıştır.

3.3. WIPO Tavsiye Kararları (1999)

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Uzmanlar Komitesi'nin A/34/13 numaralı tavsiye kararı, tanınmış marka tespitinde başvurulan en önemli uluslararası belgelerden birini oluşturmaktadır. Bağlayıcı nitelikte olmamakla birlikte Yargıtay içtihatlarında ve TÜRKPATENT uygulamasında temel referans olarak benimsenmektedir. Söz konusu karara göre tanınmışlık değerlendirmesinde şu kriterler esas alınmalıdır:

•  İlgili sektörde markanın tanınma derecesi

•  Markanın süre, yaygınlık ve coğrafi alan itibarıyla kullanımı

•  Marka için yapılan promosyon ve reklamın süresi, yaygınlığı ve coğrafi alanı

•  Markanın tescil veya başvurularının kapsamı

•  Markanın ekonomik değeri

•  Marka hakkının etkin ve verimli korunması

•  Tanınmışlığa yönelik mahkeme ve yetkili makam kararları

"Toplumun ilgili kesimi" kavramı ise markanın ait olduğu mal ve hizmet türünün mevcut ve potansiyel müşterilerini, dağıtım kanallarında yer alan kişileri ve ilgili sektörde iş yapan çevreleri kapsamaktadır. Tanınmışlığın bu kesimin tamamında değil, yalnızca önemli bir bölümünde gerçekleşmiş olması yeterlidir (Yargıtay 11. HD, 2010/9324 E., 2012/1409 K.).

4. Türk Hukukunda Tanınmış Markada Nispi Red

4.1. SMK Madde 6/4 ve 6/5: Yasal Düzenleme

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6. maddesi nispi ret nedenlerini düzenlemektedir. Tanınmış markalar bakımından önem taşıyan iki temel hüküm bulunmaktadır:

SMK m. 6/4: Paris Sözleşmesi kapsamında Türkiye'de tanınmış sayılan markaların, bu markaların tescil edildiği mal veya hizmetlerle aynı ya da benzer nitelikteki başvurulara karşı koruma sağlamasını öngörmektedir.

Tanınmış markanın koruma kapsamını farklı mal ve hizmet sınıflarına da genişletmekte, başvurunun tanınmış markanın itibarından haksız yarar sağlayacağı, itibarına zarar vereceği ya da ayırt edici karakterini zedeleyeceği durumlarda ret kararı verilebileceğini düzenlemektedir.nlemektedir.

Tanınmış markanın koruma kapsamını farklı mal ve hizmet sınıflarına da genişletmekte; başvurunun tanınmış markanın itibarından haksız yarar sağlayacağı, itibarına zarar vereceği ya da ayırt edici karakterini zedeleyeceği durumlarda ret kararı verilebileceğini düzenlemektedir.

4.2. Farklı Mal ve Hizmet Sınıflarında Uygulama

Tanınmış markaların sıradan markalardan en temel farkı, farklı mal ve hizmet sınıflarında da koruma imkânı tanımasıdır. Normal marka koruması tescil edildiği sınıfla sınırlıyken, tanınmış markaların koruması sektörü aşmaktadır. Bu genişletilmiş korumadan yararlanabilmek için üç alternatif koşuldan birinin varlığı aranmaktadır:

•  Tanınmış markanın itibarından haksız yarar sağlanması

•  Tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi

•  Tanınmış markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi

Bu koşulların varlığını değerlendirirken iki markanın görsel, işitsel ve kavramsal benzerliği, markaların hitap ettiği tüketici kitlesinin özellikleri ve tanınmış markanın piyasadaki gücü göz önünde bulundurulmaktadır.

5. TÜRKPATENT'in Tanınmışlık Tespiti ve Sicil Sorunu

5.1. TÜRKPATENT Markalar Dairesi Değerlendirmesi

TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı, markaların tanınmışlık düzeylerini değerlendirirken aşağıdaki kapsamlı kriterleri esas almaktadır:

•  Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi)

•  Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam

•  Markanın üzerinde kullanıldığı mal/hizmetin piyasadaki yaygınlığı ve pazar payı

•  Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının özellikleri (Türkiye'deki reklamlar dahil)

•  Reklam niteliğinde olmayan ancak tanıtıma katkı sağlayan faaliyetler (medya, fuar)

•  Markanın tanınmışlığını gösteren mahkeme kararı varlığı

•  Markanın orijinallik düzeyi ve ayırt edicilik niteliği

•  Tanınmışlığa ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmalarının sonuçları

•  Marka sahibi firmanın büyüklüğü, cirosu, dağıtım kanalları ve ihracat hacmi

•  Markanın üzerinde kullanıldığı mal/hizmetle özdeşleşme düzeyi

•  Markayı taşıyan ürün veya firmaya ilişkin kalite belgeleri ve ödüller

•  Ürünlerin dağıtım kanalları ve ithalat/ihracat olanakları

•  Markanın parasal değeri ve bilançolara yansıması

•  Marka tescillerinin kapsadığı mal/hizmet portföyünün genişliği

•  Tanınmışlık düzeyinin ne kadar süredir korunduğu

•  Tanınmışlıktan kaynaklanan tecavüz fiillerinin varlığı

•  Markanın niteliği itibarıyla tecavüze açıklık durumu

•  Tanınmışlığın ispatına yönelik her türlü belge

5.2. TÜRKPATENT Sicilinin Hukuki Niteliği: Yargıtay'ın Yerleşik İçtihadı

TÜRKPATENT bünyesinde fiilen bir tanınmış marka sicili oluşturulmuş olsa da Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bu sicile ilişkin son derece kritik bir tespitte bulunmaktadır: TÜRKPATENT'in kanunen böyle bir sicil oluşturma yetkisi bulunmamaktadır.

MİGROS markasına ilişkin emsal niteliğindeki kararında Yargıtay 11. HD şu ilkeyi ortaya koymuştur: "Tanınmışlık özelliği sabit bir olgu olmadığından, herhangi bir davada dayanılan markanın tanınmış olduğunun ileri sürülmesi halinde, her bir somut olayda o markanın tanınmış olup olmadığının ve tanınmışlığını sürdürüp sürdürmediğinin münferiden ispatlanması gerekir." (Yargıtay 11. HD, 2022/6442 E., 2024/2533 K.)

Aynı ilke U.S. POLO ASSN. davasında da teyit edilmiştir (Yargıtay 11. HD, 2022/7561 E., 2024/3664 K.). Yargıtay'a göre TÜRKPATENT'in sicile kayıt işlemi en iyi ihtimalle "takdiri delil" niteliği taşımakta olup kesin ispat değeri bulunmamaktadır.

Bu yaklaşımın pratikte son derece önemli bir sonucu bulunmaktadır: Herhangi bir markayı tanınmış marka sicilinden görmüş olmanız, o markanın davada tanınmış olduğunu kanıtlamaz. Her dava kendi delilleriyle bağımsız olarak değerlendirilecektir.

6. Yargıtay İçtihatları Işığında Tanınmışlık Kriterleri

6.1. Tanınmışlığın Sektörel mi, Evrensel mi Olması Gerektiği

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin ALDI markasına ilişkin kararı, tanınmışlık değerlendirmesinin "ilgili sektör" odaklı yapılması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna göre tanınmışlığın her tüketici tarafından bilinmesi şart değildir; markanın kullanıldığı sektörün önemli bir kesiminde bilinmesi yeterli görülmektedir.

"Toplumun ilgili kesimi" kavramı son derece geniş yorumlanmaktadır. Süpermarket sektörüne ilişkin ALDI davasında Yargıtay; küçük ölçekli bakkallar ve ortalama tüketicilerle sınırlandırılamayacağını, mal ve hizmet tedarikçileri, ithalatçılar, ihracatçılar ve o sektörde faaliyet gösteren üretici ve pazarlamacıların da "ilgili kesim" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (Yargıtay 11. HD, 2010/9324 E., 2012/1409 K.).

6.2. Türkiye'de Kullanılmayan Markaların Tanınmışlığı

Türkiye'de hiç kullanılmayan bir marka tanınmış sayılabilir mi? Yargıtay bu soruya olumlu yanıt vermiştir. Yurt dışında tanınmış olan bir markanın Türkiye'deki ilgili sektör tarafından da bilinip bilinmediğinin araştırılması gerekmektedir. Önemli olan, o markanın Türkiye'deki ilgili sektörün önemli bir kesimince tanınmasıdır; markanın Türkiye'de aktif kullanımı zorunlu değildir.

Bu değerlendirmede; ilgili sektör temsilcilerinin bilirkişi olarak görüş vermesi, kamuoyu araştırmaları ve sektör bilgi taramaları başvurulabilecek yöntemler arasındadır.

6.3. Tanınmış Marka Sicil Kaydının Açıklayıcı Etkisi

NEXT markasına ilişkin davada Yargıtay önemli bir ilkeyi daha netleştirmiştir: Tanınmış marka sicil kaydı "kurucu" değil, yalnızca "açıklayıcı" etki doğurmaktadır. Başka bir ifadeyle sicil kaydı, tanınmışlık statüsünü yaratmaz; yalnızca mevcut bir durumu teyit eder.

Bu nedenle NEXT davasında haklılık değerlendirmesi, sicil kaydının tarihi değil; davalı markasının başvuru tarihi itibarıyla tanınmışlığın fiilen var olup olmadığı esas alınarak yapılmıştır (Yargıtay 11. HD, 2022/2540 E., 2023/2804 K.).

6.4. Çakışan Tanınmış Marka İddiaları: Öncelik Meselesi

Pratikte her iki tarafın da tanınmış marka iddiasında bulunduğu davalara sıkça rastlanmaktadır. Bu durumda belirleyici unsur önceliktir: Hangi tarafın tanınmış marka hak sahipliği daha eski bir döneme uzanmaktadır? Yargıtay, NEXT davasında bu soruyu yanıtlarken her iki tarafın başvuru tarihleri ile sicil kayıt tarihlerini karşılaştırmış, daha eski tarihe sahip olan tarafın tanınmışlık iddiasını üstün tutmuştur.

7. Tanınmış Markaların Cezai Korumasındaki Sınır

Tanınmış markalar; hukuki korumanın aksine, cezai koruma bakımından önemli bir sınırlamaya tabidir. Yargıtay 7. Ceza Dairesi bu konuda son derece net bir ilke belirlemiştir:

Tescilli markaların tescilden doğan cezai koruması, yalnızca tescil edildiği mal ve hizmet sınıfıyla sınırlıdır. Tanınmış marka olması, tescil kapsamı dışındaki sınıflara yönelik eylemlerde cezai sorumluluğu genişletmemektedir. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği, tanınmış marka statüsü bile cezai korumayı tescilden öteye taşıyamamaktadır (Yargıtay 7. CD, 2021/15498 E., 2022/506 K.).

Söz konusu davada katılana ait marka, 09. sınıfta ses ve görüntü cihazları kapsamında tesciliydi; ancak suça konu ürünler cep telefonu kapağıydı ve tescil listesinde yer almıyordu. Yargıtay; tanınmışlık statüsünün bu açığı dolduramayacağına ve ceza hukuku kapsamında eylemin marka hakkına tecavüz suçunu oluşturmadığına, ancak TTK kapsamında haksız rekabet suçunu gündeme getirebileceğine hükmetmiştir.

Bu karar, uygulamada kritik bir pratik sonuç doğurmaktadır: Bir marka sahibi, tanınmış markasına yapılan ihlale karşı cezai yaptırım uygulatmak istiyorsa, o ürün veya hizmet sınıfında tescil yaptırmış olması zorunludur.

8. Hükümsüzlük Davalarında Tanınmış Marka

Tanınmış marka iddiası yalnızca marka başvurularına itiraz aşamasında değil; daha önce tescil edilmiş bir markaya karşı açılacak hükümsüzlük davalarında da gündeme gelebilmektedir. Bu davalarda dikkat edilmesi gereken birkaç kritik husus bulunmaktadır:

Tanınmışlık tarihi: Hükümsüzlüğü istenilen markanın başvuru tarihi itibarıyla tanınmışlığın var olup olmadığı araştırılmalıdır. Sicil kaydının sonradan yapılmış olması, başvuru tarihindeki tanınmışlığı ortadan kaldırmaz; ancak bu durumun bağımsız delillerle ispatlanması zorunludur.

Hükümsüzlük kararının etkisi: SMK döneminde hükümsüzlük kararları geriye dönük etki doğurabilmekte; 556 sayılı KHK döneminde ise kullanmama nedeniyle verilen hükümsüzlük kararlarının dava tarihi itibarıyla hüküm ve sonuç doğurduğu kabul edilmekteydi.

Kötü niyet iddiası: Kötü niyetli tescil gerekçesiyle de hükümsüzlük talep edilebilir. Ancak Yargıtay'a göre kötü niyeti iddia eden taraf bunu ispat etmekle yükümlüdür; soyut iddialar yeterli değildir (Yargıtay 11. HD, 2022/2540 E., 2023/2804 K.).

9. Sonuç

Tanınmış markalarda nispi ret kurumu, Türk marka hukukunun en karmaşık ve çok katmanlı konularından birini oluşturmaktadır. Paris Sözleşmesi ve TRIPs Anlaşması'ndan iktibas eden, SMK m. 6/4 ve 6/5'te somutlaşan bu koruma mekanizması, tanınmış markalara farklı sektörlerde de koruma sağlamakta ve piyasada haksız yararlanmanın önüne geçmektedir.

Yargıtay'ın yerleşik içtihadı birkaç temel ilkeyi net biçimde ortaya koymaktadır: Tanınmışlık her davada bağımsız olarak ispatlanmalıdır; TÜRKPATENT sicil kaydı yalnızca açıklayıcı etki doğurmaktadır; hukuki koruma sektörü aşabilirken cezai koruma tescil sınıfıyla kısıtlıdır; ve tanınmışlık değerlendirmesinde "toplumun ilgili kesimi" geniş yorumlanmalıdır.

Bu alanda başarılı bir hukuki strateji için; güçlü bir tanınmışlık ispat dosyası oluşturmak, öncelik tarihlerine dikkat etmek, cezai ile hukuki koruma yollarını ayrı ayrı değerlendirmek ve her davanın kendi koşullarında ele alınması gerektiğini göz önünde bulundurmak büyük önem taşımaktadır.

Kaynakça

Mevzuat

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK), m. 6/4-5

Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi, Madde 6 mükerrer 1 ve 2

Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle Bağlantılı Yönleri Anlaşması (TRIPs), m. 16/2-3

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK (mülga), m. 7/1(i), m. 9/c, m. 61/A

Yargıtay Kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2022/6442, K. 2024/2533, T. 27.03.2024 (MİGROS)

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2022/7561, K. 2024/3664, T. 08.05.2024 (U.S. POLO ASSN.)

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2022/2540, K. 2023/2804, T. 08.05.2023 (NEXT)

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, E. 2010/9324, K. 2012/1409, T. 06.02.2012 (ALDI)

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/15498, K. 2022/506, T. 11.01.2022

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2005/17066, K. 2008/16573, T. 17.06.2008

İdari Kaynaklar

TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı, Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması (5000 sayılı Kanun, m. 13/d uyarınca)

TÜRKPATENT, Özel Korunan Markalar Sınıflandırması

WIPO Uzmanlar Komitesi, Tanınmış Markaların Korunmasına İlişkin Ortak Tavsiye Kararları, A/34/13 (1999)