Marka Hukuku: Marka Tescilinde Mutlak Ret nedenleri
1. Giriş
Marka tescili süreci, işletmelerin kimliklerini koruma altına almasının en önemli adımlarından biridir. Ancak her başvuru olumlu sonuçlanmaz. Türkiye’de marka tescil işlemleri, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) kapsamında düzenlenmiş olup, bazı işaretlerin marka olarak tescili kesin olarak reddedilmektedir. Bu reddin temel sebebi, söz konusu işaretlerin toplumsal düzene, ticari adalete ve tüketici haklarına zarar verme ihtimalidir. İşte bu engelleyici sebepler, mutlak ret nedenleri olarak adlandırılır.
2. Mutlak Ret Nedenleri Nedir?
Mutlak ret nedenleri, markanın tescili sırasında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından re’sen gözetilen, kamu yararı ve düzeniyle doğrudan bağlantılı itiraz nedenleridir. Bu nedenlere dayanan retler, sadece bir tarafın şikâyetiyle değil, Kurum’un kendiliğinden değerlendirmesiyle de uygulanır. Başka bir deyişle, bunlar marka başvurusunun kabul edilemeyeceği durumları kesin çizgilerle belirleyen, bağlayıcı kurallardır.
Maddenin ikinci fıkrasında, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanmış markaların birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilememe hali düzenlenmiş olup, benzer hükümler AB Marka Tüzüğünde de aynen yer almaktadır. Böylece temelde ayırt edici niteliği bulunmayan bir işarete kullanım sonucunda ayırt edicilik kazandıran ve onu marka haline getiren müteşebbis korunmuştur.
Maddenin üçüncü fıkrasında ise bir marka tescil başvurusunun, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Enstitüye sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemeyeceği ve muvafakatnameye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükümle birbiriyle ekonomik veya diğer yönlerden bağlı olanlar başta olmak üzere, başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olma yönünde ortaya koydukları iradenin korunması amaçlanmıştır.
3. 6769 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi Uyarınca Ret Nedenleri
Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini, diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Marka olarak kullanılabilecek işaretlerin seçiminde serbesti olmasına rağmen tescil edilebilirlik bakımından bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Maddede, daha çok kamu yararı ile ilgili görülen ve Enstitü tarafından resen incelenen ret nedenleri yer almaktadır. SMK’nın 5. maddesi, marka olarak tescil edilemeyecek işaretleri detaylı şekilde sıralar. Bu maddede yer alan ret nedenlerini başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır.
3.1. Marka Niteliği Taşımayan İşaretler (SMK m.5/1-a)
Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 4 üncü maddede belirtilen şartları sağlamayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenlemektedir. 4 üncü maddede, marka olabilecek işaretlere yer verilmiş olup bir markanın, ayırt ediciliğe sahip olması markanın en önemli niteliği olarak belirlenmiştir. Marka olarak tescil edilecek bir işaret, teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etme özelliğine sahip olmalıdır. Bunun yanında, işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için sicilde gösterilebilir olması gerekmektedir. Bu niteliklere sahip olmayan işaretin marka olarak tescil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.Örneğin, mevcut teknolojik koşullarda koku veya tat gibi duyusal işaretler sicilde gösterilemediğinden, bu işaretler marka olarak tescil edilemez. Her ihtimale karşı,markanızdaki koku veya tat işaretlerinin tescil edilebilirliğini danışmanızda fayda vardır.
3.2. Ayırt Edici Niteliği Olmayan İşaretler (SMK m.5/1-b)
Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, sicilde gösterilebilir olmasına rağmen ilgili mal veya hizmetler için ayırt ediciliğe sahip olmayan, dolayısıyla tüketiciler tarafından marka olarak algılanmayacak işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde marka olarak tescil ediemeyecek herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler benzer şekilde düzenlenmiştir.
3.3. Tanımlayıcı (Tasviri) İşaretler (SMK m.5/1-c)
Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde başvurusu yapılan mal veya hizmet açısından tanımlayıcı olan, herkesin kullanımına açık tutulması gereken ve hiç kimsenin tekeline verilemeyecek işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu işaretleri, münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların ret nedeni olarak yer alması, rekabetin bozulmasının ve diğer üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar göremesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde aynı hüküm yer almaktadır.
3.4. Önceden Tescillenmiş Marka ile Benzerlik (SMK m.5/1-ç)
Maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde, tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir markanın aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak reddi öngörülmüştür. Sicile kayıtlı önceki marka sahiplerinin haklarının korunmasını amaçlayan bu hüküm büyük oranda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden alınmıştır.Ancak, SMK m.5 uyarınca önceki marka sahibinin noter onaylı muvafakati varsa tescile engel teşkil etmez.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 07.12.2010 tarihli, 2009/5699 E., 2010/12631 K. sayılı kararı, “ERDOSTİN” ibareli marka tescil başvurusunun 556 sayılı KHK’nın 7/1-c maddesi (6769 sayılı SMK’nın 5/1-ç muadili) kapsamında reddedilmesine ilişkindir. Kararda, marka başvurusunun ilaç etken madde ismiyle ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, bu nedenle ayırt edici nitelik taşımadığı gerekçesiyle tescil edilemeyeceği vurgulanmıştır. Yargıtay, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edici niteliğe sahip olması gerektiğini, aynı veya benzer işaretlerin mutlak ret nedeni oluşturduğunu belirtmiştir.
3.5. Ortak Kullanıma Açık İşaretler (SMK m.5/1-d)
Maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde ortak kullanıma ait, ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları içeren işaretlerin tescil edilemeyeceği düzenlenmiştir. Söz konusu işaretleri münhasıran veya esas unsur olarak içeren markaların ret nedeni olarak yer alması üreticiler ile tüketicilerin bundan zarar görmesinin önlenmesine yönelik olarak tercih edilmiştir. 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde aynı hüküm yer almaktadır.Örneğin “Parfüm” kelimesi parfüm sektöründe ya da “Banka” kelimesi finans sektöründe münhasıran marka olarak tescil edilemez.
3.6. Ürünün Doğası Gereği Ortaya Çıkan Şekiller (SMK m.5/1-e)
Maddenin birinci fıkrasının (e) bendi, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci ve Alman Marka Kanunun 8 inci maddesinde aynen yer almaktadır. Böylelikle malın özgün doğal yapısından kaynaklı olarak ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini, münhasıran içeren işaretler marka olarak tescil edilemeyecektir. Örneğin, otomobil lastiği, portakal gibi doğası gereği başka şekillerde olamayacak şekilleri münhasıran içeren işaretler ilgili mallar açısından marka olarak tescil edilemez. Ancak bunlara özgün bir şekil verildiğinde marka olarak tescili mümkün olabilecektir.
3.7. Halkı Yanıltıcı İşaretler (SMK m.5/1-f)
Maddenin birinci fıkrasının (f) bendi, mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanılgıya düşürecek markaların tescil edilemeyeceğini hükme bağlanmış olup 2015/2425 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde ve Alman Marka Kanununun 8 inci maddesinde aynen yer almaktadır. Burada önemli olan, işaretin ortalama algılama seviyesine sahip tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olup olmadığıdır.
3.8. Paris Sözleşmesi'ne Aykırı İşaretler (SMK m.5/1-g)
Maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde, ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi uyarınca reddedilmesi gereken marka tescil başvurularını düzenlemekte olup, hüküm anılan sözleşme uyarınca maddede yer almıştır. Atıf yapılan Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi; "Birlik ülkelerine aynı arma, bayrak ve diğer hükümranlık belirtilerinin ve bu devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve teminat, işaret ve damgalarının ayrıca diğer armacılık sanatı açısından her çeşit taklitlerin yetkili makamların izni alınmadan gerek fabrika ve ticaret markası ve bu markaları düzenleyen unsurlar olarak tescilini ret veya iptal eylemeyi, uygun tedbirlerle kullanılmasının yasaklanmasını temin hususunda Birlik Ülkeleri mutabık kalmışlardır." hükmünü amirdir. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, bu yasak, üye ülkelerden birinin veya birçoğunun üyesi bulunduğu hükümetler arası örgütlerin emareleri, kısaltılmış kelimeleri ya da diğer amblemleri, bayrak ve armaları hakkında da uygulanır.
3.9. Tarihi ve Kültürel Değerlere Ait İşaretler (SMK m.5/1-ğ)
Maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile Paris Sözleşmesinin 2 inci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerin tescil izni vermediği armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretlerin tescil edilemeyeceği vazedilmiş olup benzer hüküm 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde de yer almaktadır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet gibi halka mal olmuş tarihi, kültürel değerlerin marka olarak tescili mümkün değildir.
3.10. Dini Değer ve Semboller (SMK m.5/1-h)
Maddenin birinci fıkrasının (h) bendi ile, dini değerleri veya sembolleri içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükümle dini sembollerin ticari çıkarlar için kullanılmasının önlenmesi amaçlanmıştır.
3.11. Kamu Düzenine ve Ahlaka Aykırılık (SMK m.5/1-ı)
Maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ile kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı marka tescil taleplerinin reddi düzenlenmiş olup, benzer düzenleme 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7 nci maddesinde de yer almaktadır.
3.12. Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler (SMK m.5/1-i)
Maddenin birinci fıkrasının (i) bendi ile tescilli bir coğrafi işaretten oluşan veya tescilli bir coğrafi işareti içeren markaların tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmış olup, bu düzeneleme ile müstakil bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaretlerin korunması amaçlanmıştır. Koruma kapsamı tescilli coğrafi işaretin ilgili olduğu mal veya hizmetler gözetilerek belirlenecektir.
4.SMK m.5/2 ve Kazanılmış Ayırt Edicilik
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrası, marka tescilinde ayırt edici olmayan veya tanımlayıcı işaretlerin durumunu düzenlemektedir. Buna göre, normal şartlarda marka olarak tescil edilemeyecek nitelikteki işaretler, başvuru tarihinden önceki kullanım sayesinde ayırt edici bir özellik kazanmışlarsa marka olarak korunabilir. Uygulamada bu durum “kazanılmış ayırt edicilik” ya da “secondary meaning” olarak adlandırılmaktadır. Örneğin, bir reklam sloganı ya da tanımlayıcı bir kelime, uzun süreli ve yoğun kullanım sonucunda tüketiciler nezdinde belirli bir işletmeyle özdeşleşmişse, SMK m.5/2 kapsamında marka olarak tescil edilebilir. Yargıtay ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarında da görüldüğü üzere, tüketici algısının şekillenmesi ve markasal işlevin ortaya çıkması bu noktada belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle, marka başvurularında ayırt edici olmayan unsurlar için kullanım yoluyla ayırt ediciliğin ispatı büyük önem taşımaktadır.
5.SMK m.5/3 ve Tescil Edilemeyecek İşaretler
Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesinin üçüncü fıkrası, marka tescilinde mutlak ret nedenlerini düzenleyerek hangi işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna göre, kamu düzenine, genel ahlaka veya başkalarının haklarına aykırı işaretler, yanıltıcı işaretler ve tanımlayıcı nitelikte olup ayırt edici özelliği bulunmayan işaretler marka olarak tescil edilemez. Bu hüküm, marka sisteminde adil rekabetin korunmasını, tüketicinin yanıltılmamasını ve mevcut hakların ihlal edilmemesini sağlamaktadır. Uygulamada, SMK m.5/3, özellikle coğrafi işaretler, devlet sembolleri, tescilli başkaca markalar ve kamuya mal olmuş genel kavramlar açısından sıkça başvurulan bir düzenleme olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, bu fıkra çerçevesinde yapılan başvurularda TPE, başvurunun ayırt edicilik ve hukuka uygunluk kriterlerini titizlikle incelemektedir; bu nedenle SMK m.5/3, marka başvurularında ret riskinin en belirgin göstergelerinden biri olarak kabul edilir.
Sonuç
Marka tescili sürecinde başarının anahtarı, başvuru öncesinde detaylı bir hukuki analiz yapılmasıdır. Yukarıda belirtilen mutlak ret nedenleri, sadece başvurunun reddedilmesiyle sonuçlanmaz; aynı zamanda marka stratejinizin temelden sarsılmasına neden olabilir. Bu nedenle, marka yaratma sürecinde hukuki danışmanlık almak, özellikle SMK m.5 kapsamındaki ret nedenlerini göz önünde bulundurmak büyük önem taşır.